■明確性

■「Aであって、B」と「Bであって、且つA」が同じかどうかが判断された事例


<判決紹介>
・平成27(行ケ)10119号 審決取消請求事件
・平成27128日判決言渡、知的財産高等裁判所第2部
・原告: 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
・被告: 株式会社JKスクラロースジャパン


■コメント
原告の特許3938968
に対する無効審決の取消訴訟。争点は明確性要件判断の当否。

特許クレームは下記の通り。

【請求項1】
  茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に、スクラロースを、該飲料の0.00120.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。

第1訂正クレームは下記の通り。

【請求項1】
  茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。

これに対して前件判決(平成25(行ケ)10172号)では、甘味を呈さない量が不明確と判断されていた。
そこで原告は、第2訂正の後さらに、下記の通り「Aであって、B」を「Bであって、且つA」とする本件訂正を行なった。

【請求項1
 
ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スク ラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.00120.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。


そして、原告は下記の主張をした。

「第3 原告の主張
1  
審決は,前件判決当時の第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明が実質的に同じ内容を意味することから,前件判決の拘束力が及ぶと判断をしたが,両者は実質的に同一ではない。
1訂正後の本件発明は,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%の範囲内に用いることを前提に,その範囲の中から,甘味を呈さない量という限定を加えているが,本件訂正後の本件発明は,甘味を呈さない範囲の量の範囲内から更に客観的数値である該飲料の0.00120.003重量%のスクラロースを用いるという数値限定を加えたものである。

2  
前件判決は,0.00120.003重量%という数値限定は客観的数値であって明確であるが,その範囲内における「甘味の閾値以下の量」,すなわち,「甘味を呈さない量」という概念は,「0.00120.003重量%」との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であることから,請求項全体としては明確性に欠けると判断した。すなわち,第1訂正後の本件発明は,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%の範囲内で用いることを前提にしつつ,その範囲の中から,「甘味を呈さない量」という限定を加えている点につき,甘味の閾値が0.00120.003重量%の範囲内に存在する場合に,「0.00120.003重量%の範囲」とその範囲の内側にある「甘味を呈さない量」の境界線が不明確であると判断した。

しかしながら,本件訂正後の本件発明は,権利範囲については,0.00120.003重量%という客観的な数値をもって表現しており,明確にしている。すなわち,0.00120.003重量%という数値は甘味を呈さないことを前提とした上での数値限定であるため,スクラロースを用いる最大量である0.003重量%において,飲料が甘味を呈する場合は,本件訂正後の本件発明の範囲から明確に除外されている。この場合,甘味の閾値(甘味を感じることのできる最小値)を決定する必要はない。したがって,本件訂正後の本件発明は,甘味の閾値が0.00120.003重量%の範囲内に存在する場合がなく,『「甘味を呈さない量」とは,0.00120.003重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確である』と判示された前件判決の拘束力が及ばない。」


これに対し、裁判所は下記の通り、「
Aであって、B」と「Bであって、且つA」は同じものを指すという主旨の判断をした。 請求棄却。 ☆

2 原告の主張に対する判断
(1)
原告は,第1訂正後の本件発明では,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%の範囲内に用いることを前提に,その範囲の中から,甘味を呈さない量という限定を加えているため,0.00120.003重量%の範囲内に甘味の閾値が存在する場合が含まれることを前提とするものであり,甘味閾値の具体的な数値を正確に測定する必要があるのに対し,本件訂正後の本件発明では,甘味を呈さない範囲の量の範囲内で,客観的数値である該飲料の0.00120.003重量%のスクラロースを用いるという数値限定を加えているため,0.00120.003重量%は甘味を呈さないこと前提とするものであり,スクラロースを用いる最大量である0.003重量%において,飲料が甘味を呈する場合は,明確に排除されているから,具体的な甘味閾値を求める必要はないとして,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明は,実質的に同一でないと主張する。

(2)
しかしながら,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明では,いずれも「であって」という用語によって,前後の発明特定事項が接続されているが,「であって」における「て」は,対句的に語句を並べ,対等,並列の関係で前後を結びつける作用を有する接続助詞であるから,両発明は,いずれも「該飲料の0.00120.003重量%の範囲」であること(条件A),及び「甘味を呈さない量」であること(条件B)という2つの条件を共に満たしていることを要求していると解される。したがって,両発明では,ただ条件の記載順序が異なるにすぎない。そして,記載順序の違いは,2つの条件を共に満たす範囲に影響を与えるものではない。

原告の主張は,発明特定事項が「AかつB」と記載された場合には,条件Aを満たす集合の中に条件Bを満たす集合が包含されていることが前提となるが,逆に「BかつA」と記載された場合には,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が包含されていることが前提となるというものである。しかしながら,各集合に属するための条件が相互に独立した項目であれば,ある特定の条件を満たす集合は,他の条件を満たす集合から何ら影響を受けずに,当該特定条件を満たす集合の大きさや帰属する要素を規律するはずである。そして,複数の条件を満たす集合体の大きさや帰属する要素は,いずれの条件を先に検討しても,それぞれの重なり合う範囲となるのであり,同じ結果になるはずである。したがって,「AかつB」と「BかつA」は同じものを指すのであって,仮に条件Aを満たす集合の中に条件Bを満たす集合全体が包含される関係にあるのであれば,「AかつB」も「BかつA」も条件Bを満たす集合を指すことになり,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が包含される関係にはならない。前記1のとおり,本件発明において,「該飲料の0.00120.003重量%の範囲」であることは,当該飲料の重量によって計算上算定される値であり,かつ,「甘味を呈さない量」であることは,ヒトの味覚によって検査される値であり,それぞれ独立した条件であり,一方の条件が論理的に当然に他方の条件に影響するものではない。
したがって,原告の主張は,前提において誤りであり,採用できない。」


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■「甘味を呈さない量」が不明確と判断された事例(渋味のマスキング方法)


<判決紹介>

コメント:
「甘味を呈さない量」が不明確と判断された事例。 この事例はちょっと特殊条件下ではあるものの、こういう数値を使わずに量を限定する場合って医薬分野でもたまにあるように思います。 特に外内で。 有効審決取消。 ☆☆☆☆


平成25(行ケ)10172号 審決取消請求事件
平成26326日判決言渡、知的財産高等裁判所
原告: 株式会社JKスクラロースジャパン
被告: 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
特許: 特許第3938968
請求項1
 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
請求項1(訂正):
 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.00120.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。


裁判所の判断:
「第当裁判所の判断
・・・。
  2 
取消事由2(明確性要件についての判断の誤り)について
    (1)
審決は,「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが,甘味閾値は,乙第15号証の記載(閾値の測定),乙第16号証の記載(アスパルテームの甘味閾値の測定),甲第10号証の記載(スクラロースの甘味の閾値測定)並びに乙第14号証の測定データ(スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている),被請求人の主張(口頭審理調書,平成25321日付け上申書第512行参照)によれば,極限法により求められるものであり,濃度の薄い方から濃い方に試験し(上昇系列),次に濃度の濃い方から薄い方に試験し(下降系列),平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから,本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも,本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。これに対し,原告は,甘味閾値の測定方法として,極限法以外にも恒常刺激法,調整法などの方法があるから,極限法が一般的であるとはいえず,また,極限法という同じ測定方法を用いても甘味閾値は変動するものであるから,訂正発明は,不明確であり,審決の判断は誤りである旨主張する。
・・・。

 
そうすると,当業者は,同一の測定方法を用いた極限法によるスクラロース水溶液の甘味閾値であっても,2つの文献で約1.6倍異なる数値が記載されている上,訂正発明における各種飲料における甘味閾値の測定は,スクラロース水溶液に比べてより困難であるから,測定方法が異なれば,甘味閾値はより大きく変動する蓋然性が高いとの認識のもとに訂正明細書の記載を読むと解するのが相当である。
 
したがって,甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも,極限法で測定したと当業者が認識するほど,極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず,また,極限法は人の感覚による官能検査であるから,測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば,特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である0.00120.003重量%は,上下限値が2.5倍であって,甘味閾値の変動範囲(ばらつき)は無視できないほど大きく,「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは,0.00120.003重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから,結局,「甘味を呈さない量」とは,特許法3662号の明確性の要件を満たさないものといえる。

    (2)
被告は,「甘味閾値は,一般的で確立した試験方法である極限法によって測定できるものであり,他にもよく知られた試験方法が存在するからといって甘味閾値が不明確になるものではない。極限法でも恒常刺激法でも,試験の原理上,同等の結果が得られることは明白である。測定には,常に誤差が伴い,各条件に応じて適した測定方法が異なるという常識があるが,だからといってこれによって測定される物理量の値が不明確などということもない。したがって,訂正発明は,不明確ではない。」旨主張する。
 
そこで検討するに,被告による試験結果である甲25には,訂正明細書の実施例4を追試した際のコーヒーにおけるスクラロースの甘味閾値は0.00169%と記載されており,この値は,訂正発明の「0.00120.003重量%」の範囲内の数値であるが,渋味のマスキング効果を確認したスクラロースの添加量は0.0016%であり,甘味の閾値と非常に接近している。
 
そうすると,上記のように「0.00120.003重量%」の範囲に甘味閾値が存在する場合には,特に正確に甘味閾値を測定する必要があり,誰が測定しても「甘味を呈さない量」であるか否かが正確に判別できるものでなければならない。
 
しかし,甘味閾値の測定は人の感覚による官能検査である以上,被告が主張するように,測定方法等が異なっても同等の結果が得られることは明白であるとする客観的根拠は存在せず,測定方法の違い等の種々の要因により,甘味閾値は異なる蓋然性が高く,被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても,当業者が測定した場合に,「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない。  
 
したがって,被告の主張は採用できない。

    (3) 
小括
 
以上によれば,「『甘味を呈さない量』が訂正明細書に定義されていないことによっては,訂正発明は不明確であるとまで言うことができない。」との審決の判断には誤りがある。」


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徳重大輔


Author: 徳重大輔

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