■2017-03-

■最高裁 マキサカルシトール製法特許の「均等侵害」認め、中外製薬が勝訴


<判決紹介>

マキサカルシトール製法特許の均等侵害の最高裁判決がでました。 DKSHジャパンらの上告は棄却されました。 最高裁では均等の第5要件(特段の事情)のみ判断されました。


中外製薬のニュースリリースはこちらです。
オキサロール®軟膏の特許権侵害訴訟における最高裁判所判決勝訴のお知らせ
http://tyn-imarket.com/pdf/2017/3/24/140120170324426840.pdf


判決はこちらです。
・平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf


原審の知財高裁大合議はこちらで紹介していました。
・マキサカルシトール製法特許侵害訴訟、知財高裁大合議も均等と判断
http://biopatentblog.blog.fc2.com/blog-entry-159.html


知財高裁も最高裁も、特段の事情がないと判断しました。
最高裁と知財高裁の判断の一部を以下に記載します。


最高裁-----------------------------------------------------------------------------------
5(1) 特許制度は,発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって,特許権者についてはその発明を保護し,一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより,その発明の利用を図ることを通じて,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものである(特許法1条参照)。そして,特許法701項は,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ,特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,上記のような特許法の目的に反し,衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと,特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,所定の要件を満たすときには,対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するというべきである。そして,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは,上記のような均等の主張は許されないものと解されるが,その理由は,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年判決参照)

しかるに,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり,相当とはいえない。

そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。

(2)
もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,その特許に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,その表示に基づき,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって,相当なものというべきである。

したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。

そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」
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知財高裁大合議--------------------------------------------------------------------------
「ア 5要件の判断基準について
特許発明の実質的価値は,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び,第三者はこれを予期すべきものであるから,対象製品等が,特許発明とその本質的部分,目的及び作用効果で同一であり,かつ,特許発明から当業者が容易に想到することができるものである場合には,原則として,対象製品等は特許発明と均等であるといえる。しかし,特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど,特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないから,このような特段の事情がある場合には,例外的に,均等が否定されることとなる(前記ボールスプライン事件最判参照)

(
) この点,特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして,出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり,したがって,出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても,そのことのみを理由として,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということはできない。
・・・
(
) もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。
・・・
(
) 控訴人らは,化学分野の発明では,特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表現で規定されており,第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの信頼が生じるから,当該信頼は保護されるべきであると主張する。しかし,前記のとおり,均等による権利は,特許請求の範囲の文言上規定された範囲以外であっても,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することができる技術に及び,第三者はこれを予期すべきであり,禁反言の法理に照らし均等の主張が許されないのは,上記特段の事情がある場合に限られるのであって,化学分野の発明であることや,特許請求の範囲が文言上明確であることは,それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはなり得ないから,控訴人らの主張は理由がない。

(
) 控訴人らは,前記第31(4)控訴人らの主張イ()ないし()のとおりの事情を主張し,訂正発明の出願人は,特許請求の範囲を記載するに際し,トランス体のビタミンD構造を対象としないことを明瞭かつ客観的に意識して出発物質を決定し,積極的にトランス体のビタミンD構造を除外するという意識的な選択をしたものであり,したがって,本件においては,ボールスプライン事件最判がいう「特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」があり,また,同判決が均等論を認める根拠として示す「あらゆる侵害態様を予測して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難」という,特許権者を特に保護すべき事情は存在しないなどと主張する。
しかし,以下のとおり,訂正明細書中には,訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とした発明を記載しているとみることができる記載はなく(訂正明細書中に,トランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明の開示がされていないことは,争いがない。),その他,出願人が,本件特許の出願時に,トランス体のビタミンD構造を,訂正発明の出発物質として,シス体のビタミンD構造に代替するものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認めるに足りる証拠はないから,控訴人らの主張は理由がないというべきである。

a
控訴人らは,二種類の幾何異性体の存在やトランス体のビタミンD構造を出発物質とする合成ルートは周知であったから,出願人が過誤でトランス体のビタミンD構造を出発物質とする合成ルートの存在に気が付かなかったということはないなどと主張する。しかし,訂正発明の出願人が,一般的にシス体の幾何異性体としてトランス体が存在することやトランス体のビタミンD構造を出発物質としてビタミンD誘導体の合成を行う方法があることを知っていたとしても,そのことだけをもって,出願人が,出願時に,訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を出発物質とすることを認識していたものと客観的,外形的にみて認められるということはできない。したがって,控訴人らの主張は理由がない。」
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■カゴメ 対 伊藤園のトマトジュース特許訴訟


カゴメ 伊藤園の訴訟を朝日新聞が報道し、ネットで話題になっています。

▼Yahooニュース
カゴメ、伊藤園を提訴 トマトジュース製法特許めぐり
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170302-00000088-asahi-soci

記事を読むに、経緯は下記のようです。

伊藤園のトマトジュースに関する特許が2013年に登録された。
カゴメが無効審判を請求した。
特許庁が有効審決をした。
カゴメが知財高裁へ審決取消訴訟を提起した。

特許番号は報道されていませんが、おそらく下記と思われます。


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・特許5189667
・登録日:2013.2.1
・出願日:2011.4.20
・発明の名称:トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法

(登録時)
【請求項1
 
糖度7.013.0であり、糖酸比19.030.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.250.60重量%であることを特徴とする、
トマト含有飲料
【請求項8
 
少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が7.013.0及び糖酸比が19.030.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.250.60重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の製造方法。
【請求項11
 
少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が7.013.0及び糖酸比が19.030.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.250.60重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の酸味抑制方法。

(訂正後)
【請求項1
 糖度が9.410.0であり、糖酸比が19.030.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.360.42重量%であることを特徴とする、
トマト含有飲料。
【請求項8
 少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が9.410.0及び糖酸比が19.030.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.360.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の製造方法。
【請求項11
 少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が9.410.0及び糖酸比が19.030.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.360.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の酸味抑制方法。
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本件特許の実施例には、12人のパネラーによる官能評価の結果が記載されています(評価は下の6行です)。

itouen_20170303.jpg

報道記事によると、

「カゴメ側は2日の弁論で「『濃厚な味わい』などの具体的な定義が不明で、裏付けるデータも少ない」と主張。伊藤園側は「トマトジュース市場に新たな分野を開拓した、意義がある発明だ」と反論した。」

そうです。
審決をざっと見た感じでは、実施可能要件/サポート要件違反の主張の中で濃厚な味わいを問題にしているようです。


話がずれますが、じつは私はトマトがあまり好きじゃないので、トマトジュースは基本飲みません。野菜ジュースはできればトマトっぽい味の無い(薄い)ものが好みです。
以前、野菜汁100%と書いてあるものをいくつか飲み比べてみたことがあるのですが、伊藤園の「1日分の野菜」がトマトっぽい味が薄くて飲みやすかったです。

itouen_yasai_20170303.jpg

と、トマト嫌いの偏った立場からみると、「濃厚な味わい」じゃない方がよいような気もします。むしろ参考例7の方が甘みがあっていいんじゃないかっていう。。。
ググってみたところ、「濃厚なトマトジュース」、「・・・のトマトジュースは濃厚です。」みたいな記事がたくさんヒットしました。どうやらトマトジュース業界では「濃厚」って推しキーワードのようです。
なるほど。



<3月22日追記>

下記のカゴメのニュースリリースによると、5/16発売予定だった野菜ジュースの発売が10/3に延期になったらしいです。
このタイミングなのでまさかと思って見てみましたが、理由は”現在、トマトジュースの需要が急拡大しており、商品供給能力を大幅に上回る受注に対して、十分な出荷ができない状況となっております。”とのこと。

http://www.kagome.co.jp/company/news/n_pdf/170322999.pdf




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徳重大輔


Author: 徳重大輔

バイオ、医薬、特許関連のブログです。
業界動向や知財判決などの情報をアップしていきます。

SK特許業務法人に勤務しています。明細書作成、特許調査、その他一通りやってます。明細書はバイオ医薬(特に抗体医薬)、調査は無効資料調査が特に得意です。

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